編者按：為切實加強社會主義法治宣傳，積極講好中國知識產權司法保護故事，及時發布最高人民法院知識產權法庭審判工作動態，助力實施創新驅動發展戰略、營造國際一流營商環境，最高人民法院知識產權法庭微信公眾號設“每周一案”專欄。自2021年3月起，每周發布一個本庭審結的典型案例摘要，簡介基本案情，梳理裁判要旨，既為技術類知識產權審判提供裁判指引，也為法律從業人員和社會公眾提供實務參考。

 

發明專利申請被駁回后就同一技術方案同日申請的實用新型專利權的保護

 

——（2020）最高法知民終699號

 

【裁判要旨】

 

       當事人就同一技術方案同日申請發明專利和實用新型專利，發明專利申請因不具備新穎性或者基于相同技術領域的一篇對比文件被認定不具備創造性而未獲授權且其法律狀態已經確定，當事人另行依據授權的實用新型專利請求侵權損害救濟的，人民法院不予支持。

 

【關鍵詞】

 

       實用新型專利 侵權 同一技術方案 同日申請 發明專利 駁回

 

【基本案情】

 

       上訴人安徽朗汀園林綠化工程服務有限公司（以下簡稱朗汀公司）與被上訴人孫希賢侵害實用新型專利權糾紛案中，涉及專利號為ZL200920242493.4、名稱為“綠化箱”的實用新型專利（以下簡稱涉案專利）。孫希賢認為，朗汀公司實施了侵害涉案專利權的行為，故以涉案專利權利要求1-5為權利基礎，向安徽省合肥市中級人民法院（以下簡稱一審法院）提起訴訟，請求判令朗汀公司停止侵權、銷毀侵權產品及專用模具等并賠償其經濟損失和調查取證費用共計15萬余元。一審法院認為，朗汀公司實施了侵權行為，但由于涉案專利保護期已經屆滿，故僅判決其賠償孫希賢經濟損失及維權合理開支共計6萬元。朗汀公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張孫希賢曾就相同技術方案同時申請發明專利和實用新型專利（即涉案專利），發明專利申請已因不符合授權條件被駁回，涉案專利評價報告亦顯示該專利不符合授予專利權的條件，請求撤銷原判，駁回孫希賢的訴訟請求。最高人民法院于2020年12月29日判決撤銷原判，駁回孫希賢的訴訟請求。

 

【裁判意見】

 

       最高人民法院二審認為，專利權依法受到法律保護，專利權合法有效且權利相對穩定是其依法獲得保護的前提。專利權人有權實施其專利并依法禁止他人未經許可實施其專利技術，從而給發明創造提供必要的激勵。但是，對于不應獲得法律保護的技術方案，且被訴侵權人也明確據此抗辯被訴行為不構成侵權或其不應承擔侵權責任的，如果仍然支持其禁止他人實施，則顯失公平且亦有悖專利法的立法目的。對于同一申請人同日分別申請發明和實用新型專利權的同一技術方案而言，由于實用新型專利申請可以不經實質審查就授予專利權，而發明專利申請必須經過實質審查才可能授予專利權，故實踐中可能出現同一技術方案在發明專利申請審查過程中因被認定為不符合授權條件而被駁回或修改，但在實用新型專利申請過程中卻獲得了授權的情形。此種情形下，發明專利申請的審查結論是否影響實用新型專利權的保護，應根據具體情況做具體分析。一般來說，如果申請人認可相同技術方案的發明專利申請審查結論，或者相同技術方案的發明專利申請未采用對比文件以及因缺乏新穎性被駁回的，通常可以作為判斷相同技術方案的實用新型專利是否符合授權條件的依據，并可能對該實用新型專利是否應獲得民事保護產生實質影響。但是，如果相同技術方案的發明專利申請系因被認定不具備創造性而駁回，則應適當考慮發明專利和實用新型專利創造性要求的不同并做出不同處理。通常來說，如果相同技術方案的發明專利申請被認定不具備創造性時并未明顯超越實用新型專利授權條件的審查標準，例如在技術領域、對比文件數量上并未與實用新型專利授權條件的審查標準明顯不同，則發明專利申請的審查結論可以作為判斷相同技術方案的實用新型專利是否符合授權條件的依據，亦可能對該實用新型專利是否應獲得民事保護產生實質影響。本案中，孫希賢同日向國家知識產權局提交權利要求內容完全相同的實用新型專利和發明專利申請，國家知識產權局經實質審查認為該發明專利申請原申請文件記載的權利要求1、4-7不具備新穎性，權利要求2-3不具備創造性，并向孫希賢發出第一次審查意見通知書。孫希賢在收到第一次審查意見通知書后將原權利要求1-4合并為新的權利要求1，但是修改后的權利要求1-4依然被國家知識產權局作出的駁回決定認定為不具備創造性。換言之，國家知識產權局已認定該發明專利申請原申請文件記載的權利要求2、3不具備創造性，權利要求1、4、5不具備新穎性，且孫希賢在收到第一次審查意見通知書后將原權利要求1-4合并為新的權利要求，可見孫希賢也認可第一次審查意見中關于原權利要求1-4不具備新穎性或創造性的認定。雖然發明和實用新型專利的創造性要求存在差異，但這種差異主要體現在現有技術的技術領域及對比文件的數量上，而本案孫希賢就涉案實用新型專利技術方案同日提交的發明專利申請的權利要求2、3被第一次審查意見通知書認定為不具備創造性時，僅使用了一份對比文件即對比文件2，且該對比文件2與本案實用新型專利的技術領域相同，同時該對比文件2也是認定上述發明專利權利要求1不具備新穎性的同一份對比文件，因此本案不存在因發明和實用新型專利創造性要求的不同導致不能授予發明專利權保護的技術方案可能被授權實用新型專利權保護的情形。此外，國家知識產權局出具的專利權評價報告也顯示涉案專利權效力不穩定。在侵害實用新型專利權訴訟中，專利權人據以主張權利保護的實用新型專利如果有極大可能屬于不應獲得授權的技術方案，則其也不屬于專利法保護的“合法權益”，不應對其予以保護。綜合考慮上述情形，涉案專利不屬于專利法保護的“合法權益”。因此，孫希賢依據涉案專利權利要求1-5提出的訴訟請求，應當全部予以駁回。